오늘날 브랜드 가치의 중요성이 강조되면서, 많은 기업들이 차별화되는 브랜드를 구축할 수 있는 상표, 디자인 등 IP의 취득과 보호에 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 시대적 흐름과 더불어 기존의 법률을 적용하고 해석하는 과정에서 확인된 규범적·제도적 미비점에 대한 보완 필요성이 지적되어 왔습니다.

개정 「디자인보호법」(이하 “디자인보호법”) 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”)은 브랜드 권리자 보호에 미흡했던 부분을 보완하면서도 다른 한편으로 다양한 이해관계의 균형을 도모할 수 있는 새로운 규정을 마련하였습니다.

I. 개정 디자인보호법의 주요 내용 및 시사점

관련디자인 출원기간 확대, 우선권 주장 요건 완화 등 권리자 보호 강화를 내용으로 하는 디자인보호법 일부개정안이 2023. 5. 25. 국회 본회의를 통과하였습니다. 개정 디자인보호법이 국무회의를 거쳐 공포되면 6개월의 유예기간을 두고 시행됩니다. 이하에서 구체적으로 살펴보겠습니다.

1. 관련디자인 출원기간 확대

디자인보호법에서는 출원 전 공개된 디자인(본인 공개 디자인 포함)은 새로운 디자인이 아니라는 이유로 등록이 거절되는 것이 원칙입니다. 그런데 기업의 입장에서는 소비자에게 인식된 기존 디자인의 큰 틀을 유지하면서 시장의 흐름에 따라 디자인을 일부 개량, 변형하여 출원할 필요도 있습니다. 이에 자기의 기본디자인과 유사한 디자인을 일정 기간 내에 출원하는 경우에는 신규성 위반 등을 이유로 등록을 거절하지 않고 독자적인 효력을 가진 디자인권을 부여하는데, 이를 ‘관련디자인 제도’라고 합니다.

관련디자인을 출원하는 경우 기본디자인과는 비유사하지만 관련디자인과 유사한 범위까지 권리범위가 확대되기 때문에 모방품 출시가 최소화될 수 있다는 장점이 있습니다. 다만, 기존 디자인보호법은 관련디자인이 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년 이내에 출원된 경우에만 등록이 가능하도록 하여, 기업이 인기 제품의 디자인을 일부 개량 또는 변형한 후속 제품을 개발하더라도 이를 관련디자인으로 출원하여 보호받기에는 현실적인 어려움이 있었습니다. 이에 개정 디자인보호법은 관련디자인의 출원기간을 1년에서 3년으로 연장하고, 관련디자인의 등록요건을 명확히 규정하였습니다(개정 디자인보호법 제35조 제1항 단서, 제4항).

기업의 브랜드 이미지 제고에 기여하는 주요 디자인의 모방이나 침해를 방지하기 위한 방안으로 관련디자인 출원을 적극 고려할 필요가 있을 것입니다.

2. 신규성 상실의 예외 주장 및 서류 제출시기 제한 규정 삭제

앞서 설명드린 바와 같이 출원 전 공개된 디자인은 새로운 디자인이 아니라는 이유(신규성 상실)로 등록이 거절되는 것이 원칙입니다. 다만, 이미 공개된 디자인이라도 해당 디자인이 자기의 디자인이고 공개된 지 12개월(2017. 9. 21. 이전 출원은 6개월)이 지나지 않은 것이라면 이에 대해서는 예외적으로 디자인을 등록받을 수 있는데, 이러한 제도를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다.

기존 디자인보호법에서는 신규성 상실의 예외 주장 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 자료를 제출할 수 있는 기간이 (i) 출원 시, (ii) 디자인 등록여부 결정 전, (iii) 이의신청에 대한 답변서 제출 시, (iv) 무효심판에 대한 답변서 제출 시로 한정되어 있어, 권리범위 확인심판, 침해·무효소송 등의 분쟁에서 권리자에게 불리하게 작용하는 측면이 있었습니다.

이에 개정 디자인보호법에서는 신규성 상실의 예외에 대한 주장 및 서류제출 시기를 제한하는 절차적 조항을 삭제하여 권리자가 보다 쉽게 신규성 상실의 예외를 적용받을 수 있도록 하였습니다.

3. 우선권 주장 요건 완화

‘조약에 따른 우선권 주장’이란 1883년 파리협약에 따라 A국가에 먼저 출원한 디자인을 근거로 B국가에 6개월 이내에 동일한 디자인을 출원하는 경우, A국가에 출원한 날을 B국가에 출원한 날로 보아 신규성, 창작비용이성, 선출원 등을 판단하도록 하는 제도를 말합니다. 예를 들어, B국가에서 출원하기 전에 해당 디자인이 적용된 제품을 출시하였다면 새로운 디자인이 아니라는 이유로 디자인 등록을 받을 수 없으나, A국가의 출원일이 위 제품 출시일보다 앞선다면 우선권 주장을 하는 경우 출원시점이 공개시점보다 앞당겨지므로, B국가에서도 해당 디자인을 등록받을 수 있게 됩니다.

기존 디자인보호법에서는 디자인 출원의 우선권 주장을 위한 방법, 절차 등이 다른 주요 체약국들에 비해 제한되어 있다는 지적이 있어 왔습니다. 이에 이번 개정에서는 정당한 사유가 있는 경우 우선권 주장 및 서류제출 기간을 연장하는 등 디자인 출원의 우선권 주장을 위한 요건을 국제규범에 부합하는 방향으로 완화하였습니다.

주요 변경사항을 표로 비교하여 보면 아래와 같습니다.

4. 기타 개정 사항

이외에도 이번 개정 디자인보호법은 공동창작자 외에 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유하게 된 승계인도 공동으로 디자인등록출원을 할 수 있도록 관련 조문을 정비하고(개정 디자인보호법 제39조), 직권보정 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우에 대한 무효 간주 규정을 신설하였습니다(개정 디자인보호법 제66조 제6항).

II. 개정 부정경쟁방지법의 주요 내용 및 시사점

2023. 3. 28. 공포되어 2023. 9. 29. 시행을 앞두고 있는 개정 부정경쟁방지법은, 부정경쟁행위에 해당하지 않는 예외 사유로 선사용을 명시하는 한편, 오인·혼동 방지청구권을 신설하며, 부정경쟁행위의 예방 또는 금지청구권의 소멸시효에 관한 규정을 도입하는 것을 주요 골자로 하고 있습니다. 이하에서 구체적으로 살펴보겠습니다.

1. 선사용에 따른 부정경쟁행위의 예외 규정 신설

구 부정경쟁방지법(2023. 3. 28. 법률 제19289호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 가목, 나목은 타인의 상품표지 및 영업표지 오인·혼동행위, 다목은 저명표지의 식별력·명성 손상행위가 성립하기 위한 요건을 규정하면서, 타인의 상품표지 등이 국내에 널리 인식되기 전부터 이를 자신의 상품표지 등으로 사용해 온 경우에는 부정경쟁행위의 예외에 해당하는지 아무런 규정을 두지 않았습니다. 이와 관련하여 대법원은 부정경쟁방지법은 행위자의 주관적 의사를 요건으로 하지 않고 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정도 없다는 이유로 이른바 ‘선사용’의 예외를 인정하지 않았습니다(대법원 2004. 3. 25. 2002다9011 판결 참조). 즉, 상품표지를 먼저 사용한 주체라 하더라도, 동일·유사한 타인의 상품표지 등이 유명해진 시점부터는 해당 상품표지를 더 이상 사용할 수 없어 제품이나 영업장 간판 등을 폐기·교체하는 등 경제적 손해를 감수해야 했던 것입니다.

이에 개정 부정경쟁방지법에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목, 다목의 부정경쟁행위를 ‘정당한 사유 없이’ 오인·혼동을 초래하거나 식별력이나 명성을 손상하는 행위로 정의하는 한편, 그 정당한 사유로 1) 타인의 상품표지나 영업표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 상품표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우, 2) 위에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우를 명시하였습니다. 나아가 다목에 대해서는 대통령령으로 정당한 사유를 추가적으로 규정할 수 있도록 하였습니다. 이로써 상표 출원 이전부터 선의로 상표를 사용하고 있던 선사용자를 보호하는 상표법 제99조와 균형이 맞지 않다는 불균형은 해소될 수 있을 것으로 보입니다.

다만, 선사용권은 기존에 사용하던 상품표지 등을 계속하여 사용할 수 있는 것일 뿐 자신이 사용하는 상품표지 등을 다른 사람이 사용하는 것을 금지하는 등 적극적인 권리행사를 할 수는 없는 것이라는 점을 유의해야 합니다. 따라서 자신이 사용하는 상품표지 등을 적극적인 권리로 인정받기 위해서는 타인보다 먼저 상표로 출원하여 등록받을 필요가 있습니다.

2. 오인·혼동 방지청구권 신설

선사용자가 부정한 목적 없이 상품표지 등을 먼저 사용하고 있다고 하더라도, 앞서 본 예외 규정으로 인하여 선사용자의 상품표지 등과 주지성을 획득한 상품표지 등이 공존하게 되면 소비자의 입장에서 오인·혼동이 초래될 수 가능성이 있습니다.

이에 개정 부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 상품표지 등의 보유자로 하여금 선의의 선사용자에게 상품 또는 영업 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하기 위해 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있도록 함으로써, 양자의 이해관계를 조절할 예정입니다.

III. 향후 전망

이번 개정 디자인보호법 또한 경쟁력 있는 디자인의 보호 강화를 위하여 주요 제도 및 절차를 큰 폭으로 변경하는 내용을 담고 있으며, 개정 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 성립 범위 및 금지청구권 등의 행사 범위 제한, 오인·혼동 방지청구권 신설 등 실무에 많은 영향을 미칠 수 있는 내용을 포함하고 있습니다.

특히 관련디자인 출원기간이 연장되고 신규성 상실의 예외 및 우선권 주장과 관련된 요건이 완화된 것은 기존에 수립한 기업의 브랜드 관리 및 활용방안에 변화가 생길 수 있음을 암시합니다. 나아가 상품표지 및 영업표지에 대한 선사용의 예외 역시 침해 대응전략에도 적지 않은 영향을 미치므로, 이번 개정사항을 숙지하여 선제적으로 대응할 수 있는 부분을 찾아볼 필요가 있습니다.

김지현 변호사 (jihyun.kim@bkl.co.kr)

염호준 변호사 (hojun.yeom@bkl.co.kr)